Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 22 juni 2000, zaak C-425/98 (Marca Mode CV / Adidas AG en Adidas Benelux BV)
Jur. 2000, I-4861

met noot van B.M. Vroom-Cramer
Verschenen in SEW maart 2001, 49e jaargang, nr. 3, p. 120


 
Merkinbreuk. Uitleg van het begrip 'verwarringsgevaar' in de zin van art. 5 lid 1 sub b van Richtlijn 89/104/EEG (eerste harmonisatierichtlijn).

 

Samenvatting van feiten en verloop van procedure

Adidas is rechthebbende op een Benelux-beeldmerk voor sportkleding en sportartikelen, bestaande uit drie parallelle strepen. Marca Mode bood in haar vestiging te Breda een collectie sportkleding aan, waarvan sommige kledingstukken aan de zijkanten waren voorzien van twee in de lengterichting parallel lopende strepen. Deze kledingstukken waren wit met zwart. Daarnaast verkocht Marca Mode witte en oranje T-shirts met in het midden van de voorzijde over de gehele lengte drie zwarte, verticaal en parallel lopende strepen, die aan de buitenzijde waren voorzien van een smal wit randje en aan de voorzijde waren onderbroken door een medaillon met de afbeelding van een kat, met daarop vermeld TIM.

Adidas daagde Marca Mode in kort geding voor de president van de Rechtbank te Breda wegens merkinbreuk en vorderde een verbod het uit drie of twee strepen bestaande teken nog verder in de Benelux te gebruiken. De president wees deze vordering toe, waarna het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch dit vonnis heeft bekrachtigd. Marca Mode heeft tegen het arrest van het Gerechtshof cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld.

In cassatie betoogde Marca onder meer dat de rechter in hoger beroep artikel 13A, lid 1, sub b, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken onjuist heeft toegepast door zijn beslissing enkel hierop te baseren dat de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek een associatie wordt gewekt tussen de litigieuze tekens en het ingeschreven merk. Volgens Marca had het Gerechtshof, onder verwijzing naar het arrest van het Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jur. I-6191) op grond van artikel 5, lid 1, sub b Richtlijn 89/104/EEG de aanwezigheid van verwarringsgevaar moeten vaststellen.

De Hoge Raad is van oordeel, dat het arrest SABEL de conclusie zou kunnen rechtvaardigen, dat indien op grond van bijzondere omstandigheden, zoals de bijzondere onderscheidingskracht die een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek bezit, moet worden aangenomen dat verwarringsgevaar niet is uitgesloten, de vaststelling van associatiegevaar voldoende is om een verbod op het gebruik van de tekens toe te wijzen. Deze uitlegging zou, aldus de Hoge Raad, het bepaalde in lid 1, sub b, en in lid 2, van artikel 5 van Richtlijn 89/104/EEG met elkaar in harmonie kunnen brengen waar het om bekende merken gaat; laatstgenoemde bepaling staat de lidstaten toe om aan bekende merken bescherming te verlenen in geval van gebruik voor niet soortgelijke waren of diensten, wanneer "door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk". Bij de voorgestelde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, zouden bekende merken ook in geval van gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten worden beschermd tegen het trekken van voordeel uit of afbreuk doen aan hun bijzondere onderscheidend vermogen. Ten slotte overweegt de Hoge Raad, dat wanneer zijn lezing van het arrest SABEL juist zou zijn, het middel van Marca Mode niet tot cassatie van het arrest van het Gerechtshof kan leiden. Behalve het bestaan van de mogelijkheid van associatie tussen het teken van Marca Mode en het merk van Adidas heeft het Gerechtshof immers ook vastgesteld, dat dit merk algemeen bekend is. Gelet op deze laatste factor kan niet worden uitgesloten, aldus de Hoge Raad, dat de associatiemogelijkheid verwarring kan doen ontstaan. Derhalve zouden de vastgestelde feiten toewijzing van de verbodsvordering van Adidas kunnen rechtvaardigen.

Tegen deze achtergrond heeft de Hoge Raad besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof een prejudiciële vraag te stellen. (Bij hetzelfde verwijzingsarrest heeft de Hoge Raad eveneens enkele prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof gesteld. Deze procedure is aangehouden).

 

Overwegingen van het Hof

20. Adidas wenst, dat het Hof zich uitspreekt over de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn.

21. Volgens vaste rechtspraak is in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen de nationale rechter en het Hof van Justitie overeenkomstig artikel 177 van het Verdrag de nationale rechter, die als enige rechtstreeks kennis heeft van de feiten van het geding en van de door partijen aangevoerde argumenten en die uitspraak in de zaak zal moeten doen, het best in staat om, met volledige kennis van zaken, het belang van de in het bij hem aanhangige geding opgeworpen rechtsvragen te beoordelen en te beslissen, of een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis noodzakelijk is. Niettemin is het Hof van Justitie vrij om, wanneer de vragen onjuist zijn geformuleerd, uit de door de nationale rechter verschafte gegevens en met name de motivering van de verwijzingsbeslissing de elementen van gemeenschapsrecht te putten die, gelet op het voorwerp van het geschil, uitlegging behoeven (zie onder meer arrest van 29 november 1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Jur. 2347, punten 25 en 26).

22. Blijkens het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak verzoekt de Hoge Raad enkel om uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn en hangt de oplossing van het geschil in het hoofdgeding af van de vraag, of het Gerechtshof terecht heeft geoordeeld dat was voldaan aan de voorwaarde, dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van

associatie met het merk in de zin van genoemde gemeenschapsbepaling.

23. Voorts blijkt uit het verwijzingsarrest niet, dat Adidas in het hoofdgeding zou hebben gesteld, dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het litigieuze teken ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het door haar ingeschreven beeldmerk, hetgeen als voorwaarde geldt voor de eventuele

toepassing van de omzettingsbepaling van artikel 5, lid 2, van de richtlijn. De Hoge Raad haalt deze laatste bepaling aan, niet omdat het geschil daadwerkelijk verband zou houden met de in die bepaling bedoelde specifieke merkinbreuk, maar als argument voor zijn opvatting, dat de in het verwijzingsarrest verdedigde uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn

een zekere samenhang zou bewerkstelligen tussen de door de beide bepalingen geregelde situaties.

24. Voor een nuttig antwoord op de vraag van de Hoge Raad is uitlegging van artikel 5, lid 2, van de richtlijn derhalve niet nodig.

25. Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, waarop de vraag betrekking heeft, staat de houder van een merk onder bepaalde voorwaarden toe om derden het gebruik van een teken te verbieden, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

26. Een in wezen gelijkluidende formulering bevat artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat de gronden opsomt waarop de inschrijving van een merk kan worden geweigerd of, indien het is ingeschreven, nietig kan worden verklaard.

27. Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn is door het Hof uitgelegd in, onder meer, het arrest SABEL (reeds aangehaald).

28. Die uitlegging moet daarom eveneens gelden voor artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.

29. Volgens de Hoge Raad sluit de rechtspraak van het Hof niet uit, dat een gevaar van verwarring tussen merk en teken kan worden verondersteld, ingeval het merkbijzondere onderscheidingskracht heeft, onder meer wegens zijn bekendheid, en het door derden voor dezelfde of soortgelijke waren gebruikte teken zodanig met het merk overeenstemt, dat hierdoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat.

30. Zo komt de Hoge Raad tot de vraag, of artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat de merkhouder in dergelijke omstandigheden aan een derde het gebruik van het teken kan verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet is uitgesloten, dat de bij het publiek gewekte associatie tussen het teken en het merk verwarring kan teweegbrengen.

31. Onder verwijzing naar het arrest SABEL (reeds aangehaald) hebben Marca Mode, de Nederlandse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie betoogd, dat de door artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn geboden bescherming, evenals die krachtens artikel 4, lid 1, sub b, van dezelfde richtlijn, steeds afhankelijk is van het positieve bewijs van verwarringsgevaar. Ook voor bekende merken is het niet voldoende, dat in geval er enkel associatiegevaar bestaat, verwarringsgevaar niet is uit te sluiten.

32. Adidas stelt daarentegen, steun zoekend in met name punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald), dat bij bekende merken associatiegevaar voldoende is om een verbod te rechtvaardigen, zodra verwarringsgevaar niet is uitgesloten. Met andere woorden, associatiegevaar zou bij zulke merken een vermoeden van verwarringsgevaar scheppen.

33. Op dit punt moet aanstonds worden vastgesteld, dat verwarringsgevaar niet op grond van een vermoeden mag worden aangenomen, ook niet in de specifieke omstandigheden als in het verwijzingsarrest worden beschreven.

34. Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan immers slechts toepassing vinden, indien wegens de identiteit of gelijksoortigheid van zowel de merken als de erdoor geïdentificeerde waren of diensten bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Blijkens deze formulering is het begrip associatiegevaar geen alternatief voor het begrip verwarringsgevaar, maar dient het ter precisering van de draagwijdte ervan. Reeds op grond van haar formulering is deze bepaling derhalve niet toepasbaar, indien bij het publiek geen verwarring kan ontstaan (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 18). Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn vereist dus voor bescherming van een ingeschreven merk het bestaan van gevaar van verwarring (zie, in verband met artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jur. I-5507, punt 18).

35. Deze uitlegging volgt eveneens uit de tiende overweging van de richtlijn, waar wordt gezegd, dat het gevaar van verwarring (...) de grondslag voor de bescherming vormt (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 19).

36. Deze uitlegging is niet in strijd met artikel 5, lid 2, van de richtlijn, dat bekende merken bescherming biedt zonder dat het bestaan van verwarringsgevaar is vereist. Deze bepaling geldt immers voor situaties waarin de grondslag voor de bescherming bestaat in een gebruik van het betwiste teken zonder geldige reden, waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt

getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

37. Adidas kan zich niet met succes op punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) beroepen.

38. Daarin overwoog het Hof, dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is, en dat derhalve niet kan worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.

39. Het Hof heeft hiermee te kennen gegeven, dat de bijzondere onderscheidingskracht van het oudere merk het verwarringsgevaar kan vergroten en, in geval van een begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken, aan het ontstaan van dit gevaar kan bijdragen. De negatieve formulering kan niet worden uitgesloten in punt 24 van het arrest SABEL (reeds aangehaald) benadrukt enkel de mogelijkheid, dat uit de combinatie van de twee genoemde factoren een gevaar kan ontstaan. Zij betekent geenszins een vermoeden van verwarringsgevaar bij het bestaan van gevaar voor associatie in enge zin. Met deze formulering heeft het Hof impliciet gedoeld op de door de nationale rechter in iedere bij hem aanhangige zaak te verrichten bewijswaardering. Het Hof heeft de nationale rechter niet ontheven van de noodzakelijke positieve vaststelling van verwarringsgevaar, waarvan het bewijs moet worden geleverd.

40. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 22). De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking komende factoren (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 17). Er kan bijvoorbeeld ondanks een geringe mate van gelijksoortigheid van de desbetreffende waren of diensten verwarringsgevaar worden vastgesteld, wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht en meer bepaald een grote bekendheid heeft (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 19).

41. De bekendheid van een merk, indien deze is bewezen, is dus een factor die naast andere stellig van belang kan zijn. Merken met een - in het bijzonder door hun bekendheid - sterke onderscheidingskracht genieten in zoverre een ruimere bescherming dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18). Niettemin is de bekendheid van een merk geen grond om het bestaan van verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.

42. Op de prejudiciële vraag moet derhalve worden geantwoord, dat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn niet aldus kan worden uitgelegd, dat ingeval

-een merk hetzij van huis uit hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek een bijzondere onderscheidingskracht bezit, en

-een derde zonder de toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, een teken gebruikt dat in zodanige mate met het merk overeenstemt dat daardoor de mogelijkheid van associatie met het merk ontstaat, het uitsluitend recht van de merkhouder hem toestaat aan die derde dat gebruik van het teken te verbieden, wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is, dat die associatie verwarring kan doen ontstaan.

 

 

Noot
 

Het drie-strepen beeldmerk van Adidas heeft al eerder tot interessante merkenrechtelijke jurisprudentie geleid. Zo kwam het merk in 1985 aan de orde bij het Benelux-Gerechtshof in een zaak over zgn. "inburgering". [1] In de onderhavige zaak voor het Hof van Justitie gaat het om een van de kernpunten van het merkenrecht, de omvang van het recht. Hoever strekt het "uitsluitend recht" van de merkhouder eigenlijk? Waartegen kan hij zich als merkhouder verzetten? Sinds enige tijd is ook dit een vraag geworden die Europeesrechtelijk beantwoord moet worden. In art. 5 van de EG-harmonisatierichtlijn van 1989 is precies vastgelegd welke rechten de merkhouder kan uitoefenen. [2] Op grond van art. 5 lid 1 sub a kan de merkhouder zich in de eerste plaats verzetten tegen merkpiraterij, dus bij voorbeeld tegen de verkoop van namaak-sportschoenen waarop het drie-strepen merk van Adidas is aangebracht. Daarnaast kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen gebruik van een teken "dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk "(art. 5 lid 1 sub b harmonisatierichtlijn). Om het cursief gedrukte zinsdeel gaat het. In de Benelux Merkenwet 1971 (BMW) is weliswaar in 1996 de harmonisatierichtlijn geïmplementeerd. Juist op dit punt wijkt de tekst van de wet af van de richtlijn en bestond veel onduidelijkheid. Zo ook in deze zaak, waarbij Marca, die sportkleding met twee verticale strepen op de markt bracht, beticht werd van inbreuk op het drie-strepenmerk dat Adidas al sinds jaar en dag op jogging-pakken e.d. aanbracht. [3]

Vóór 1993 (de uiterste implementatiedatum van de harmonisatierichtlijn) was in de Benelux in merkinbreukzaken slechts associatiegevaar vereist: er was reeds sprake van inbreuk als het publiek een verband zag tussen het teken en het merk omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk (een associatie) werd opgeroepen. [4] Als het publiek twee strepen op kleding ziet, wordt het herinnerd aan de drie Adidas strepen, en is er dus sprake van inbreuk. Na de inwerkingtreding van de harmonisatierichtlijn kwam de vraag op of dit associatiecriterium nu al dan niet verlaten moest worden ten gunste van het verwarringscriterium: verwarringsgevaar is aanwezig als het publiek merk en teken daadwerkelijk verwart, bij voorbeeld als men denkt dat de van twee strepen voorziene Marca-shirts Adidas-shirts zijn (directe verwarring), of als het publiek een (juridisch of economisch) verband legt tussen de gerechtigde op het merk en de gebruiker van het teken (indirecte verwarring). [5]

In het arrest van het Hof van Justitie uit 1998 inzake Sabel/Puma is duidelijk geworden dat in ieder geval bij de inschrijving van merken, ook in de Benelux voortaan het (strengere) vereiste van verwarring gesteld moest worden. [6] Het ging in deze zaak om een merkdepot van een springende roofkat, die associaties opwekte met de Puma-poema. Het verwarringsgevaar moet - aldus het Hof van Justitie - beoordeeld worden met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder bij voorbeeld ook de onderscheidingskracht van het merk. Hoe sterker het merk, hoe eerder sprake zal zijn van gevaar voor verwarring met een overeenstemmend teken.

Uit onder meer deze overweging putte de Hoge Raad hoop dat bij een bekend merk als het Adidas-merk, dat immers "bijzondere onderscheidingskracht" heeft, het associatiegevaar toch wel weer voldoende zou zijn. [7] Bovendien ging het in de zaak Sabel/Puma om een merkdepot (art. 4) en niet om merkinbreuk (art. 5 harmonisatierichtlijn). De Hoge Raad stelde dus opnieuw vragen aan het Hof van Justitie over het criterium "verwarring, inhoudende het gevaar van associatie" van art. 5 lid 1 sub b harmonisatierichtlijn. Kan niet toch het associatiecriterium toegepast worden "wanneer de onderscheidingskracht van het merk zodanig is dat niet uitgesloten is dat die associatie verwarring kan doen ontstaan"?

Het Hof van Justitie gaf de Hoge Raad ongelijk. Het is zoals het is, en zo staat het in de richtlijn: verwarringsgevaar is het enige doorslaggevende criterium in een inbreukzaak waarbij soortgelijke waren in het spel zijn, zie art. 5 lid 1 sub b. Weliswaar wordt in art. 5 lid 2 geen verwarring vereist, maar dit betreft een bijzondere inbreuksituatie (bekend merk, niet-soortgelijke waren), die zich hier niet voordoet. De bekendheid van een merk is bij toepassing van art. 5 lid 1 sub b niet meer dan een van de factoren die van belang kunnen zijn voor de onderscheidingskracht. Overigens had het Hof van Justitie dit eigenlijk ook al in het Sabel/Puma arrest gezegd. [8]

Het blijft moeilijk te begrijpen dat bij niet soortgelijke waren een bekend merk wel wordt beschermd in geval van associatie, terwijl dit bij soortgelijke waren niet het geval is. Als de Marca strepen op een koffiebeker hadden gestaan, was er al sprake geweest van merkinbreuk als de strepen associaties zouden opwekken. De tekst van art. 5 harmonisatierichtlijn is een moeizaam tot stand gekomen compromis. Nu dat er eenmaal ligt, moet men ermee leven. [9] In de EG is voor het verwarringscriterium gekozen omdat men (in meerderheid) van oordeel was dat bij een ander criterium de merkhouder te veel macht zou krijgen. Zijn monopolie zou bij toepassing van het associatiecriterium te groot worden. Wellicht heeft ook een rol gespeeld dat toepassing van het verwarringsgevaar minder negatieve effecten op de eenwording van de interne markt zal hebben bij grensoverscheidende inbreukzaken.

Er is veel meer over dit onderwerp te zeggen. Recent is over dit onderwerp zelfs een lijvig proefschrift verschenen. [10] De Benelux Merkenwet zal overigens naar aanleiding van al de Europeesrechtelijke ontwikkelingen gewijzigd worden en meer woordelijk in overeenstemming met de harmonisatierichtlijn worden gebracht. De voorbereidingen hiertoe zijn al in volle gang.

 

B. M. Vroom-Cramer

 


[1] BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 (drie-strepen motief).

[2] Richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten, PbEG 1989 L 440/1. Zie over de beschermingsomvang in de richtlijn ook: P. Eeckman, 'Het merkenrecht en de BMW na de richtlijn', SEW 1995, p. 232-251.

[3] Zie de afbeeldingen bij Hoge Raad 20 november 1998 (Adidas / Marca), IER 1999, p. 15, m.nt. Ch. Gielen.

[4] G. Van Empel en P.G.F.M. Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom, Deventer: Kluwer 1999, p. 89. Zie over het overgangsrecht (vanaf 1993): D.W.F. Verkade, BIE 2000, p. 380-381.

[5] Van Empel & Geerts, a.w., p. 89.

[6] HvJEG 11 november 1997, C-251/95 (Sabel / Puma), Jur. 1997, I-6191, NJ 1998, 523 m.nt. D.W.F. Verkade, SEW 1998, 350 m.nt. H.M.H. Speyart. Zie ook: BenGH 20 oktober 2000 (Haacht / GSB), n.n.g. (BIE 2000, p. 380).

[7] De criteria voor de 'bekendheid' van een merk in de zin van art. 5 lid 2 zijn uitgewerkt in: HvJEG 14 september 1999 (General Motors / Yplon), IER 1999, p. 267.

[8] HvJEG 11 november 1997, C-251/95 (Sabel / Puma), Jur. 1997, I-6191, r.o 24. Zie ook: HvJEG 29 september 1998, C-39/97 (Canon / Cannon), Jur. 1998, I-5507, r.o. 17.

[9] Het is mogelijk dat het Hof van Justitie zich in de toekomst uitlaat over een andere uitleg van art. 5 lid 2 van de harmonisatierichtlijn.

[10] R.P. Raas, Het Benelux Merkenrecht en de eerste Merkenrichtlijn: Overeenstemming over verwarring?, Diss. RUL, Den Haag: Boon Jur. Uitgeverij, 2000. Zie van dezelfde auteur: 'Drie strepen en de bescherming van bekende merken in Europees verband', NTER 2000, p. 256-262.


Geplaatst 17.04.2001