|
Art. 13A lid 1 sub d BMW en art. 6:194 lid 2 sub e BW.
Vergelijkende reclame waarin een Advertising Property (de clown van McDonald's)
van de concurrent wordt gebruikt. Deze vertoont te weinig verwantschap met
het merk zoals gedeponeerd om inbreuk op het merkrecht van de concurrent
aan te nemen. Het stiekeme optreden van de clown in de winkel van de adverteerder
maakt de concurrent belachelijk en is onrechtmatig als een vorm van kleinerende
reclame. De prijsvergelijking zelf is rechtmatig.
1.
McDonald's Nederland B.V.
,
gevestigd te Amsterdam,
2. Mc Donald's International
Property Company Ltd ,
gevestigd te Delaware, Verenigde Staten,
eiseressen,
proc.: mr.
R.S. le Poole,
tegen
Burger King b.v.
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
proc.: mr. M. Das,
adv.
: J.A.A. Oomens.
Verloop van de procedure
(...) Gronden van de beslissing
1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de
volgende feiten.
a. McDonald's en Burger King zijn internationale
fast-foodrestaurants. McDonald's heeft in haar assortiment onder de hamburger
Big Mac en Burger King de hamburger Big King.
b. McDonald's IP is houdster van het op 24 maart 1971 gedeponeerde Benelux
woordmerk RONALD McDONALD, voor waren in de klassen 29, 30, 31, 32 en 33.
Daarnaast is McDonald's IP houdster van het op 22 juni 1971 ingeschreven
Benelux woordmerk RONALD McDONALD, voor waren in klasse 18. Verder is McDonald's
IP houdster van het beeldmerk Ronald McDonald, gedeponeerd voor de klassen
14 (kort gezegd juwelierswaren), 16 (kort gezegd drukwerken), 25 (kort gezegd
kledingstukken) en 28 (kort gezegd spellen). In 1998 is het depot van het
merk verlengd. De figuur Ronald McDonald verschijnt op kinderpartijtjes en
zowel zijn naam als zijn afbeelding wordt door McDonald's gebruikt in reclame-uitingen
en in de McDonald's filialen. Verder is Ronald McDonald de naamgever van
de Ronald McDonald Huizen en het Ronald McDonald Kinderfonds. Een kopie van
het gedeponeerde woord/ beeldmerk is hieronder afgebeeld: 
c. Op 7 januari is Burger King in Nederland op televisie, op internet en
in kranten een reclamecampagne gestart voor haar hamburger de Big King. In
de televisiecommercial is een clownsfiguur, op de rug gefilmd, te zien die
voor counter van een Burger King filiaal staat. De clown draagt roodwitte
kousen, rode flapschoenen, gele handschoenen, een donkergrijze regenjas,
een iets lichter grijze hoed en een rode pruik. Onder de regenjas zijn nog
net de randen van een gele broek zichtbaar.
De verkoopster van Burger King zegt: 'Een
Big King, zoals altijd?' Nadat de clown de Big King in ontvangst heeft genomen,
zich omdraait en wegloopt zegt de verkoopster: 'Ronald, tot morgen!' In beeld
komt vervolgens de slogan 'De Big King: 25% meer vlees dan de Big Mac, 25%
lager in prijs! Nu voor maar 1,85 euro'. De clown, in zijn gezicht gezien,
heeft een wit gezicht, een rode neus, een grote rode mond. Hij draagt een
witte kraag, waaronder nog een stukje van een geel kledingstuk met een rode
baan zichtbaar is.
Deze commercial is tevens te zien op Burgers King's websites http://www.burgerking.nl
en http://www.whopper.nl. Verder zijn
op de website diverse foto's van de clown te zien met onder meer de volgende
tekst: ' RonaldMcD, betrapt
bij Burger King. Eet Ronald McD. buiten de deur?
'. Aan de campagne is een actie verbonden waarbij bezoekers van de Burger
King een foto kunnen maken wanneer zij de clown aantreffen bij één
van de vestigingen van Burger King in Nederland. Daarmee kan een X-Box gewonnen
worden.
De Big King-reclame is verder in de dagbladen
Metro en
Spits gepubliceerd. In
de halve paginagrote advertentie is eerdergenoemde clown op de rug gefotografeerd
voor een counter van een Burger King. Onder aan de advertentie is de slogan
vermeld: ' De Big King: 25%
meer vlees* dan de Big Mac. 25% lager in Prijs! Nu voor maar 1,85 euro
'. Aan de linkerzijde van de foto is verticaal de tekst geplaatst '
*Data gebaseerd op 100 metingen door een onafhankelijk instituut
'. d. Het instituut waaraan wordt gerefereerd
is het onderzoeksbureau Morph Research B.V. Dit bureau heeft in december
2004 het rapport Research
Justification WEIGHTING BURGERS
uitgebracht. Bij brief van 11 januari 2005 heeft de heer T.J. Verkleij van
TNO aan Morph bericht:
'Ik heb kennis genomen van de onderzoeksmethode
zoals beschreven in Report Weighting Burgers (...). De beschreven methode
is, (...), een correcte methode om het gewicht van hamburgers in sandwiches
te bepalen.
Het resultaat van dit onderzoek,
uitgevoerd conform dit protocol, levert een representatief onderzoeksresultaat
op.'
e. McDonald's heeft Burger King gesommeerd
haar bedoelde reclamecampagne te staken. Burger King heeft aan die sommatie
geen gehoor gegeven. 2. McDonald's vordert, verkort weergegeven,
Burger King te veroordelen: I. het laten uitzenden van de betreffende
televisiecommercial te staken en gestaakt te houden en deze commercial van
de websites te verwijderen; II. ieder gebruik van het karakter
Ronald McDonald en van de woord- en beeldmerken RONALD McDONALD te staken
en gestaakt te houden; III. iedere reclame-uiting waarin
wordt meegedeeld dat een Big King 25% meer vlees bevat dan een Big Mac te
staken; IV. op de homepage van de website
http://www.burgerking.nl en op andere
websites een rectificatie te plaatsen, met een tekst, zoals in de dagvaarding
vermeld; V. in het dagblad
Spits op pagina 2 en het
dagblad Metro
op pagina 3 dezelfde rectificatietekst te plaatsen op de in de dagvaarding
vermelde wijze; VI. om voorbedoelde rectificatie
op de televisie te doen uitzenden; VII. om alle reclame-uitingen die
inbreuk maken op McDonald's merkrechten terug te halen; VIII. om aan de raadsman van McDonald's
opgave te doen van alle tijdstippen en televisiezenders waarop de televisiecommercial
is uitgezonden, alsmede van alle overige openbaarmakingen in andere media; IX. tot betaling van een dwangsom
van €_25_000 in geval van overtreding van het onder I tot en met VIII gevorderde; X. tot betaling van een bedrag van
€_50_000 als voorschot op schadevergoeding; XI. tot betaling van de kosten van
dit geding. 3. Ter ondersteuning van haar vordering
stelt McDonald's, kort samengevat, dat de bewuste reclame-uitingen feitelijk
onjuist zijn, in strijd met de aan haar toekomende merken- en auteursrechten,
in strijd met de regelgeving op het gebied van vergelijkende reclame jegens
haar.
Burger King dient te bewijzen dat
haar Big Kind 25% meer vlees bevat dan de Big Mac. McDonald's heeft na de
reclame-uitingen zelf direct de proef op de som genomen en twee Burger Kings
getest, waarbij bleek dat de Big King nog geen 10% meer vlees bevatte. Door
het onderzoeksrapport van Morph tot het laatste moment achter te houden,
heeft Burger King McDonald's de mogelijkheid ontnomen een tegenonderzoek
uit te laten voeren. Voor het geval het rapport toch als productie mag worden
overgelegd, betwist McDonald's dat dit rapport op onafhankelijke basis tot
stand is gekomen. Morph is geen TNO maar een marktonderzoeksbureau. terwijl
het hier om een technisch onderzoek gaat. Burger King behoort tot de vaste
opdrachtgevers van Morph. Om iedere twijfel te vermijden had Burger King
het onderzoek door TNO moeten laten verrichten. Dat Morph volgens TNO een
correcte methode heeft toegepast om het gewicht van hamburgers te bepalen
doet daar niet aan af. TNO kan niet verklaren dat het onderzoek daadwerkelijk
volgens de door Morph geschetste methode is uitgevoerd. Er is geen enkel
bewijs dat het onderzoek op een zorgvuldige wijze is uitgevoerd. Het onderzoeksresultaat
is onvoldoende om de 25%-claim van Burger King te bewijzen.
Burger King maakt inbreuk op de merkrechten van McDonald's door een clownsfiguur
te gebruiken, die een vermomde Ronald McDonald voorstelt. De vermomming bestaat
uit een jas en een hoed en is gebruikt om de suggestie te wekken dat Ronald
McDonald niet betrapt wil worden in een filiaal van concurrent Burger King.
De overeenstemming is evident. Dat het gaat om Ronald McDonald blijkt ook
uit het feit dat de clownsfiguur in de televisiecommercial Ronald wordt genoemd
en op de website van Burger King wordt aangeduid met 'RonaldMcD'. Burger
King heeft bewust overeenstemming nagestreefd. Het publiek zal de door Burger
King in de reclame-uitingen gebruikte clown zonder meer in verband brengen
met Ronald McDonald. Burger King maakt zonder geldige redenen gebruik van
de merken van McDonald's op zodanige wijze dat er ongerechtvaardigd voordeel
wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen
en de reputatie van die merken. De afbreuk aan de reputatie is evident omdat
Ronald McDonald is verbonden aan een zeer gewaardeerd goed doel en bekendstaat
als kindervriend en ambassadeur van McDonald's, terwijl hij in de reclame
van Burger King wordt neergezet als een stiekemerd die 'buiten de deur eet',
een gezegde dat in Nederland ook wel wordt gebruikt voor 'vreemdgaan'.
Subsidiair beroept McDonald's zich op de auteursrechtelijke bescherming van
het karakter Ronald McDonald. Ronald McDonald heeft een eigen oorspronkelijk
karakter en de door Burger King gebruikte clownfiguur dient te worden beschouwd
als een ontoelaatbare nabootsing in de zin van art. 13 Auteurswet.
De reclame-uitingen van Burger King
voldoen niet aan (vier van de acht) voorwaarden van vergelijkende reclame.
Zij zijn feitelijk onjuist, leiden tot verwarring bij de consument, doen
afbreuk aan de reputatie en het imago van McDonald's en leveren oneerlijk
voordeel op.
Burger King voert deze reclamecampagne
bewust om haar eigen naamsbekendheid te vergroten en haar concurrent McDonald's
schade te berokkenen. Zij maakt zich daarmee schuldig aan oneerlijke concurrentie
en handelt onrechtmatig jegens McDonald's.
De schade bestaat uit omzetschade
en reputatieschade, veroorzaakt door de indruk dat de Big King 25% meer vlees
bevat en dat zelfs Ronald McDonald liever bij Burger King eet dan bij McDonald's.
Daarvan gaat de suggestie uit dat de producten van McDonald's inferieur zijn
aan die van Burger King. Aldus McDonald's.
4. Burger King heeft gemotiveerd verweer
gevoerd. Deze weren zullen hierna, voorzover nodig, worden besproken. Beoordeling van het geschil
5. Terugkerende elementen in alle reclame-uitingen
van de op 7 januari 2005 gestarte reclamecampagne zijn de slogan '
De Big King: 25% meer vlees dan de Big Mac, 25% lager in prijs! Nu voor maar
1,85 euro ' alsmede de clownfiguur
die een Big King koopt. Algemeen bekend mag worden verondersteld dat de clown
Ronald McDonald het boegbeeld is van McDonald's alsmede dat een Big Mac een
van McDonald's afkomstige hamburgers is. Aannemelijk is dan ook dat de doelgroep,
het hamburger consumerende publiek, de door Burger King gebruikte clown,
mede gezien de context, zal associëren met Ronald McDonald, althans
McDonald's. Burger King heeft ter zitting overigens beaamd dat zulks de bedoeling
is.
6. Het verweer van Burgér King,
dat de in haar reclamecampagne figurerende clown onvoldoende verwantschap
vertoont met het door McDonald's gedeponeerde beeldmerk, om van inbreuk op
de merkenrechten van McDonald's te kunnen spreken, treft echter doel. Om
inbreuk op het merkenrecht te kunnen aannemen dient gekeken te worden naar
het merk zoals dat is gedeponeerd. Het door McDonald's gedeponeerde teken
betreft een clownfiguur in zwart-wit. Het meest opvallende kledingonderdeel
van het gedeponeerde teken is de jumpsuit met daarom twee grote zakken en
een kleinere met daarop het door McDonald's gebruikte 'M'-teken. In de reclame
van Burger King is niet te zien dat de clown de even beschreven jumpsuit
draagt. Kenmerken zoals flapschoenen, een grote mond en een dopneus dienen
als algemene kenmerken van een clown te worden beschouwd. Nu de door Burger
King gebruikte clown verder een regenjas en een hoed draagt, vertoont, zoals
gezegd, de door Burger King gebruikte clown onvoldoende verwantschap met
het door McDonald's gedeponeerde teken om inbreuk op haar merkenrechten te
kunnen aannemen. Of de reclame-uiting op de websites, door het toegevoegde
gebruik van de woorden Ronald McD, wél inbreuk zou kunnen vormen op
die merkenrechten, kan in het midden blijven, nu Burger King inmiddels, zoals
zij ter zitting onbetwist heeft aangevoerd, deze woorden van de website verwijderd
heeft.
De vorderingen II en VI, die betrekking
hebben op de gestelde inbreuk op de merkenrechten van McDonald's, zullen
derhalve worden afgewezen.
7. Het subsidiaire beroep op de auteursrechten
van McDonald's kan verder onbesproken blijven nu deze grondslag niet terug
komt in de vorderingen.
8. Van vergelijkende reclame is ingevolge
art. 6:194a BW onder meer sprake waneer en concurrent uitdrukkelijk of impliciet
wordt genoemd. n de onderhavige reclamecampagne dient zowel de zin '
De Big King: 25% meer vlees dan de Big Mac, 25% lager in prijs! Nu voor maar
1,85 euro ' als de clown
die doet denken aan Ronald McDonald beschouwd te worden als een impliciet
noemen van McDonald's. Zowel immers de clown als de Big Mac mogen verondersteld
worden grote bekendheid als goed respectievelijk dienst van McDonald's te
hebben.
9. Vergelijkende reclame is op grond
van artikel 6:194a BW toegestaan, mits deze voldoet aan een aantal in dat
artikel genoemde voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat de reclame
niet misleidend mag zijn. McDonald's stelt dat de mededeling '25% meer vlees'
feitelijk onjuist is. Daarop door McDonald's aangesproken, rust op Burger
King op grond van art. 6:195 BW de bewijslast van de juistheid van haar mededeling.
Burger King beroept zich daartoe op het door Morph uitgevoerde onderzoek.
Ter zitting is het bezwaar van McDonald's,
dat het rapport in een zodanig laat stadium aan haar is overhandigd dat McDonald's
geen tegenonderzoek meer kon laten uitvoeren en het daarom buiten beschouwing
dient te blijven, gepasseerd. De termijn tussen het uitbrengen van de dagvaarding
en de datum van de zitting is immers slechts twee dagen, zodat aannemelijk
is dat, zoals ook door Burger King is aangevoerd, de raadsman van Burger
King het rapport niet veel eerder aan McDonald's kón overleggen. Bovendien
had McDonald's er bedacht op kunnen zijn dat Burger King mede gezien de mededeling
'25% meer vlees*...' etc. in combinatie met de zin '*Data gebaseerd op 100
metingen door een onafhankelijk instituut' over een rapport zou beschikken
en had McDonald's zich daarop kunnen voorbereiden. Het is immers niet zo
moeilijk te bedenken dat het onderwerp van het rapport zou zijn het vergelijken
van de patties (hamburgers).
Morph stelt in haar rapport dat zij
steeds binnen 30 minuten nadat deze gekocht waren en nadat deze op een bepaalde
manier behandeld waren, 100 hamburgers van Burger King en McDonald's met
elkaar heeft vergeleken. Over de in het rapport beschreven onderzoeksmethode
heeft TNO geoordeeld dat het een correcte methode is om het gewicht van hamburgers
in sandwiches te bepalen en dat het resultaat van dit onderzoek, uitgevoerd
conform dat protocol, een representatief onderzoeksresultaat oplevert. Derhalve
valt niet in te zien, zoals door een technisch onderzoeksbureau zou moeten
worden verricht. De stelling van McDonald's dat het nog maar de vraag is
of Morph daadwerkelijk de door haar in haar rapport beschreven onderzoeksmethode
heeft gevolgd, dient voorshands ter zijde geschoven te worden, omdat er thans
geen enkele aanwijzing is dat Morph in werkelijkheid op een andere wijze
de test heeft uitgevoerd dan in haar rapport is beschreven en door haar aan
TNO is medegedeeld. Het door McDonald's zelf uitgevoerde tegenonderzoek is
onvoldoende om de testresultaten van Morph te ontkrachten, nu zij slechts
twee Big Macs met twee King Burgers heeft vergeleken, terwijl niet duidelijk
is hoe zij de hamburgers heeft gewogen en hoe lang na de koop.
Vooralsnog wordt derhalve geoordeeld
dat voldoende aannemelijk is geworden dat juist en dus niet misleidend is,
de mededeling '25% meer vlees'.
De mededeling '25% lager in prijs'
is feitelijk van aard en kan eenvoudig nagegaan worden. Nu Burger King ter
zitting heeft meegedeeld dat de prijs van €_1,85 voor de King Burger geen
kortdurende actie betreft, is de slogan in zijn geheel bezien niet misleidend
te noemen.
10. Evenmin kan de stelling van McDonald's,
dat de reclame-uitingen niet voldoen aan de voorwaarden voor vergelijkende
reclame omdat deze tot verwarring leiden bij de consumenten omdat voor hen
niet duidelijk is van wie de reclame nu afkomstig is, worden gevolgd. In
alle reclame-uitingen komen immers duidelijk de woorden Burger King naar
voren en gelet op de context met de slogan, zal het gemiddelde publiek begrijpen
dat de reclame van Burger King afkomstig is.
11. McDonald's stelling echter dat
de vergelijkende reclame niet voldoet aan de voorwaarde dat deze 'niet de
goede naam schaadt van of zich kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen,
andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden
van de concurrent' (art. 6:194a lid 2 sub
e BW), wordt gevolgd.
Ronald McDonald – en dan wordt
niet bedoeld het merk, maar het karakter, de clown die op kinderfeestjes
komt en in de filialen van McDonald's loopt en/of levensgroot staat afgebeeld
– is de ambassadeur van McDonald's. McDonald's heeft onweersproken gesteld
dat vier personen als zodanig fungeren. Zoals reeds hiervoor onder 5 opgemerkt,
zal de door Burger King gebruikte clownfiguur door het gemiddelde publiek
in ieder geval worden geassocieerd met Ronald McDonald, mede door het gebruik
van de kleuren van de schoenen, kousen, broek en handschoenen, het gebruik
van – in de tv- en websitecommercials –, de voornaam 'Ronald' en
de vergelijking met de Big Mac. De naamsbekendheid van de Big Mac mag verondersteld
worden groot te zijn, zodat de link met McDonald's snel is gelegd.
Een regenjas en een hoed zijn veelgebruikte
attributen om iemand overduidelijk voor incognito te laten doorgaan. Gezien
de gehele context schept de reclame-uiting het beeld dat zelfs de ambassadeur
van McDonald's, Ronald McDonald, liever bij de concurrent Burger King zijn
hamburgers gaat eten, maar dat hij zich er wel van bewust is dat dit afbreuk
zal doen aan de reputatie van McDonald's. Geconcludeerd kan dan ook worden
dat McDonald's hiermee belachelijk wordt gemaakt. De commercial laat zich
kleinerend uit over McDonald's.
Gelet op het bovenstaande is de vordering
toewijsbaar voorzover het betreft het gebruik van de clown. Het verbod geldt
derhalve niet de claim dat de Big Kings meer vlees bevatten en goedkoper
zijn dan de Big Mac.
12. Of de reclamecampagne ook niet
zou voldoen aan de voorwaarde dat vergelijkende reclame geen oneerlijk voordeel
mag opleveren ten gevolge van de bekendheid van de merken van de concurrent
(art. 6:194a lid 2 sub g
), kan, nu de vordering reeds op grond van art. 6:194a lid 2 sub
e BW wordt toegewezen,
in het midden blijven.
13. Het eenmalig uitzenden van de
rectificatie op televisie komt redelijk voor, mede gelet op de korte periode
dat de televisiecommercial is uitgezonden.
14. De gevorderde dwangsommen worden
gematigd als na te melden.
15. McDonald's vordert schadevergoeding
wegens omzetderving en reputatieschade. Nu wordt geoordeeld dat slechts het
gebruik van de clown ongeoorloofd is en niet de bijbehorende slogan, zal
de gevorderde schadevergoeding worden afgewezen, omdat thans niet valt vast
te stellen in hoeverre er schade geleden is en welk deel van die eventuele
schade bij benadering moet worden toegerekend aan het – kortdurende
– gebruik van de clown.
16. De vordering tot opgave van tijdstippen
van het uitzenden van de televisiecommercial alsmede van de media waarin
de reclame-uiting is verschenen, zal worden toegewezen, opdat McDonald's
de mogelijkheid wordt gegeven haar eventuele schade te begroten.
17. Burger King zal als de voornamelijk
in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze
procedure aan de zijde van McDonald's gevallen. Beslissing in kort geding
De
voorzieningenrechter: 1. Veroordeelt Burger King om binnen 24
uur na betekening van dit vonnis het laten uitzenden van de ten processe
bedoelde televisiecommercial te staken en gestaakt te houden en deze commercial
van de website http://www.burgerking.nl
en andere websites te verwijderen en verwijdert te houden. 2. Veroordeelt Burger King om binden
24 uur na betekening van dit vonnis gedurende twee weken op de homepage van
de website http://www.burgerking.nl
en op de website http://www.whopper.nl
een rectificatie op te nemen, zonder begeleidend commentaar en in het gebruikelijke
lettertype met uitsluitend de tekst als hierna onder 3 opgenomen.
3. Veroordeelt Burger King om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis
in het dagblad Spits op pagina 2 en in het dagblad Metro op pagina 3 in een
kader met een omvang van een halve pagina in een gebruikelijk lettertype
een rectificatietekst zonder begeleidend commentaar openbaar te maken met
daarin uitsluitend de volgende inhoud:
'RECTIFICATIE
Recentelijk hebben wij een televisiecommercial uitgezonden waarin wij gebruik
hebben gemaakt van een clown die doet denken aan Ronald McDonald. Tevens
hebben wij op onze website en in de Spits en de Metro een advertentie geplaatst
die bestond uit een foto van een clown die eveneens doet denken aan Ronald
McDonald, bij een vestiging van Burger King. Bij vonnis van 13 januari 2005
heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat wij
hiermee in strijd hebben gehandeld met het bepaalde over vergelijkende reclame
in artikel 6:194a van het Burgerlijk Wetboek en derhalve onrechtmatig hebben
gehandeld, omdat het gebruik van die clown in de gegeven context kleinerend
is jegens McDonald's.
Burger King B.V.'
4. Veroordeelt Burger King om na betekening
van dit vonnis op alle zenders waarop de commercial is uitgezonden, de eerstvolgende
keer dat de televisiecommercial weer op die zender zou worden uitgezonden,
eenmalig voormelde rectificatietekst te laten uitzenden, zonder begeleidend
commentaar en met dezelfde tijdsduur als de litigieuze televisiecommercial.
5. Veroordeelt Burger King om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis
aan de raadsman van McDonald's, mr. R.S. Le Poole, schriftelijk een juiste
en volledige opgave te doen van alle tijdstippen en televisiezenders waarop
de televisiecommercial is uitgezonden, alsmede een juiste en volledige opgave
te doen van alle overige openbaarmakingen in andere media. 6. Bepaalt dat Burger King een dwangsom
van €_10 000 verbeurt voor elke dag of deel daarvan dat Burger King niet
voldoet aan het hiervoor onder 1 tot en met 5 bepaalde. 7. Verklaart dit vonnis tot zover
uitvoerbaar bij voorraad. 8. Veroordeelt Burger King in de
kosten van McDonald's begroot op:
– €_71,93 aan explootkosten;
– €_1100 aan vastrecht; en
– €_816 aan salaris procureur.
9. Wijst het meer of anders gevorderde af.
Noot1
Er zitten een paar interessante punten in
dit vonnis over de reclame 'met een knipoog', zoals een woordvoerster van
Burger King het betitelde. Zogenaamde Advertising Properties worden hier
tegen belachelijk maken beschermd. Het gaat hier niet om een parodie (in
de heel ruime zin van het woord) op een merk, omdat er volgens dit vonnis
geen sprake is van gebruik van het merk zoals het is gedeponeerd. Wat wel
zichtbaar is van de advertising
property van McDonald's,
is de standaarduitrusting van een clown en die is als zodanig niet voor merkenrechtelijke
bescherming vatbaar. Een uitdrukkelijke parodie-exceptie is ook vreemd aan
het merkenrecht, zeker als het, zoals hier, om een parodie in commerciële
verhoudingen gaat. Overigens geldt ook in het auteursrecht, dat concurrentiemotieven
een beroep op de exceptie van art. 18b Auteurswet doorgaans in de weg staan
(zie Verkade/Spoor/Visser, p. 294).
Interessant is hier in de eerste plaats
het mogelijk effect van de opgelegde rectificatie. Zou dat geen zogenaamd
Notaris-effect kunnen zijn? De beschrijving is van Dommering, tijdens een
symposium over Rectificatie, lang geleden. De notaris uit Dantumawoude die
een rectificatie kreeg van een bericht in een Friese krant dat hij in een
bordeel zou zijn gesignaleerd, staat voor altijd bekend als de notaris die niet
een bordeel heeft bezocht. Moet eiser daar blij mee zijn? Een kleine enquête
onder mijn eigen studenten leerde dat van zo'n rectificatie het effect uitgaat
dat men de eigenlijke boodschap van Burger King (goedkoper en een kwart meer
vlees) beter onthoudt. Alleen een verbod eisen was wellicht beter geweest.
Dit soort
advertising properties
kunnen gemakkelijk anders worden gepresenteerd dan hun als merk gedeponeerde
afbeelding. In de Dubbelfriss-zaak (Rb. Amsterdam 17 maart 2005, LJN:AT1087,
rolnr. KG 05-270 SR) loopt de merkenrechtelijke claim van Page spaak op dezelfde
gronden als in deze zaak. Ik citeer: 'Het door K-C gedeponeerde teken betreft
een foto en een (gestileerde) tekening van een stilzittend hondje. Het in
de Dubbelfriss reclame voorkomende hondje is echter een levend hondje dat
bewegend ten tonele verschijnt. Deze Dubbelfriss-puppy vertoont, zoals gedaagden
terecht hebben aangevoerd, onvoldoende verwantschap met het door K-C gedeponeerd
teken om inbreuk op haar merkenrechten te kunnen aannemen. Alleen al hierom
is de op het merkenrecht gebaseerde vordering van K-C niet toewijsbaar.'
Hof 's-Gravenhage 8 juni 1960,
BIE 1961, p. 94, oordeelde
al dat chocoladefabrikant Van Houten geen inbreuk maakt op het beeldmerk
van concurrent Droste door een enigszins op het Droste-mannetje gelijkend
mannetje te gebruiken als wervingsmiddel voor haar producten. De merkhouder
worstelde ook in deze zaak al met de beperkingen van het merk zoals gedeponeerd:
Droste voert aan dat 'het mannetje ook in andere houdingen dan dat, waarin
het voorkomt op het ingeschreven merk, door eiseres wordt en werd gebruikt.'
Het hof gaat hier echter aan voorbij en acht de overeenstemming tussen beide
mannetjes niet voldoende, waarbij het ook laat meespelen dat de mannetjes
meestal in combinatie met de naam van de fabrikant werden gebruikt, zodat
geen verwarring bij de consument kan ontstaan. Daarnaast zal het publiek
het Droste-mannetje volgens het hof eerder opvatten als blikvanger dan als
teken van herkomst. Merkenrechtelijke bescherming van een bewegende
advertising property (in
casu een hondje) op basis van een merkdepot is echter niet uitgesloten, wanneer
er maar voldoende verwantschap is met de afbeelding van het depot-hondje
en dat hondje een prominente rol speelt in de reclame van de merkhouder.
Zie aldus: Pres. Rb. Zwolle 9 februari 1994,
IER 1994, 11 (
Cesar/James ). Dat was hier
dus niet het geval. De door Burger King gebruikte clown vertoont, aldus het
vonnis (r.o. 6.), 'onvoldoende verwantschap met het door McDonald's gedeponeerde
teken om inbreuk op haar merkrechten te kunnen aannemen.'
Het verstoppen van het merk onder
een regenjas – met succes – leidt echter tegelijkertijd tot toewijzing
van de vordering uit onrechtmatige daad. Dat is grappig. Die verstopping
leidt tot een mijns inziens terechte beperking van de bescherming van de
uitstraling van het merk. Maar het feit dat onze slinkse burgerkoper zijn
herkomst poogt te verbergen, doet hem de das om. Spoort dat met de rechtspraak
inzake kleinerende reclame? Een prijsvergelijking die in het nadeel van de
concurrent uitvalt, is op zichzelf niet kleinerend (HvJ EG 8 april 2003, IER
2003, 64 ( Pippig Augenoptik
), r.o. 80: 'Bijgevolg kan ten aanzien van een concurrent die hogere prijzen
hanteert, de prijsvergelijking op zich niet een aantasting van diens goede
naam of hem kleinerende uitlating in de zin van art. 3bis lid 1 sub
e van richtlijn 84/450
vormen.'). De suggestie die hier wordt gedaan – het vreemdgaan van de
clown – is minder erg dan een rechtstreekse aanval op de concurrent,
zoals bijvoorbeeld in Specsavers/Fielmann het geval was (Vzngr. Rb. Almelo
8 mei 2002, IER
2002, 45; in appèl bevestigd door Hof Arnhem 19 november 2002,
IER 2002, 28): 'door de
prominente plaatsing van de tekst “Ben je belazerd?”, vlak onder een “uitgescheurde”
advertentie van eiseres, is het heel wel mogelijk dat bij een deel van het
publiek de indruk ontstaat dat eiseres de consument belazert. Er bestond
voor gedaagde geen noodzaak de advertenties in te kleden zoals zij heeft
gedaan.' In Wanadoo/XS4ALL bestond er wel een zakelijk argument voor het
grootscheeps afficheren door provider XS4ALL van de algemene voorwaarden
van de concurrerende gratis provider Wanadoo. De suggestie van XS4ALL in
haar reclame-uitingen dat Wanadoo geld zal verdienen met het ter beschikking
stellen aan derden van persoonlijke gegevens van de klant ('uiteindelijk
heeft alles een prijs') werd dan ook niet overmatig kleinerend of nodeloos
grievend of afbrekend geacht (Hof Amsterdam 22 juni 2000,
IER 2000, 54)
. Kennelijk gaat het bij
de beoordeling van mogelijk kleinerende reclame uiteindelijk om de vraag
of er al dan niet een door de rechter als zakelijk te kwalificeren argument
achter de mededeling steekt. Dat is natuurlijk jammer voor al die vrolijke
reclamecampagnes, maar in commerciële verhoudingen wel te billijken.
Overigens heeft de Duitse rechter deze reclamecampagne in zijn geheel veroordeeld
wegens oneerlijke mededinging, dus met inbegrip van de naar Nederlands recht
niet-misleidende prijsvergelijking (LG Köln 7 augustus 2002, zaaknr.
31 O 500/02). Hoe zat het ook al weer met de harmonisering van misleidende
reclame in de gemeenschap? Rechtbank Breda (Rb. Breda 28 juli 2004,
LJN AQ5694,
IER 2004, 98, p. 420-423,
m.nt. E.H. Hoogenraad ( Dometic/Thetford
)) oordeelde nog dat het daarmee wel goed zat. Zij oordeelt mededelingen
van gedaagde niet als misleidend en vervolgt dan (r.o. 3.15): 'aangezien
de in Nederlands geldende wettelijke regeling in lijn ligt met richtlijn
84/450/EEG inzake misleidende reclame van 10 september 1984 en Dometic haar
vordering met betrekking tot de andere lidstaten van de Europese Unie op
de gestelde richtlijn-conforme wetgeving van deze lidstaten baseert, ziet
de rechtbank geen grond om ten aanzien van andere lidstaten van de Europese
Unie anders te oordelen, dan zij hiervoor op de voet van de artikelen 6:194
jo. 6:162 BW heeft gedaan'.
Wat als Ronald open en bloot een Burger King had gekocht? Zie bijgaande afbeelding,
die afkomstig is van de Oostenrijkse internetkrant
Pressetext en vergezeld
gaat van de volgende tekst: 'Freitag 11. Oktober 2002, 17:20 Uhr Ronald McDonald
in Graz – Am 8. Oktober eröffnete in Seiersberg bei Graz ein BURGER
KING-Restaurant. Kurios: Neben sehr viel Prominenz aus dem In- und Ausland
ehrte ein ganz besonderer Gast das Eröffnungs-Event: Ronald McDonald!
Verwunderlich deshalb, weil die McDonald's Company gegen einen “BURGER KING”-TV-Spot
Einspruch erhoben hatte, in dem Ronald McDonald heimlich bei Burger King
einen Big King kauft. Wie das Foto allerdings beweist, geht Ronald tatsächlich
sehr gern zu BURGER KING! Laut Burger King bleibt er ein immer gern gesehener
Gast.' 
Als dit een advertentie was geweest met daarbij ook de concrete en niet-misleidend
geachte vergelijking op het punt van prijs en kwaliteit, zou zich de vraag
hebben voorgedaan, of hier sprake zou zijn van toelaatbaar merkgebruik in
het kader van vergelijkende reclame. Het antwoord daarop lijkt me duidelijk:
er is dan sprake van oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van
een merk: zie Pres. Rb. 's-Gravenhage 25 november,
BIE 1977, p. 135 (
Batco/Niemeijer ) waarin
de president oordeelde dat in een vergelijkende sigarettenreclame er geen
noodzaak is om afbeeldingen van de pakjes van het merk van negen concurrenten
te gebruiken. Hoewel deze uitspraak vlak na Claerijn/Klarijn is gewezen en
uiteraard vóór de inwerkingtreding van art. 6:194a lid 2 BW,
lijkt ze mij in dit opzicht nog steeds geldig. Men zie de (inmiddels historische!)
afbeelding. 
Dat levert toch al met al een opmerkelijk
resultaat op. Men wordt veroordeeld wegens geheimzinnigheid, maar als men
het open en bloot doet is het ook niet goed. 1 Met dank aan mijn scriptiestudente Laura
Fresco.
|
