|
In
een conflict tussen twee overeenstemmende merken voor
dezelfde waren, is gebruik als merk van het conflicterende
teken geen doorslaggevende beoordelingsfactor, indien het
conflicterende merk een (erkende) herkomstaanduiding
betreft. Artikel 6 lid 1 van Richtlijn 89/104/EEG geeft
slechts één beoordelingscriterium voor de
verbodsbevoegdheid van de merkhouder, namelijk of het
gebruik van de geografische aanduiding in overeenstemming
is met de (nationale) eerlijke gebruiken in handel en
nijverheid. De nationale rechter dient daarbij alle
omstandigheden van het geval te betrekken.
1. Bij beschikking van 7
februari 2002, ingekomen bij het Hof op 18 maart
daaraanvolgend, heeft het Bundesgerichtshof krachtens
artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de
uitlegging van artikel 6, lid 1, sub b, van de Eerste
richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der
lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).
2. Deze vragen zijn
gerezen in een geding tussen Gerolsteiner Brunnen GmbH
& Co. (hierna Gerolsteiner Brunnen) en Putsch GmbH
(hierna Putsch), betreffende de vermeende schending van
het merkenrecht van Gerolsteiner Brunnen door het gebruik
door Putsch van de woorden KERRY Spring op de etiketten
van de frisdranken die laatstgenoemde vennootschap op de
markt heeft gebracht.
Toepasselijke
bepalingen
3. Richtlijn 89/104 heeft
volgens de eerste overweging van de considerans ervan tot
doel de bestaande verschillen op te heffen die het vrije
verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten
kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de
gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.
4. Artikel 6, lid 1, sub
b, van deze richtlijn, met als opschrift Beperking van de
aan het merk verbonden rechtsgevolgen, bepaalt:
1. Het aan het merk
verbonden recht staat de houder niet toe een derde te
verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:
[...]
b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit,
hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst,
tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting
van de dienst of andere kenmerken van de waren of
diensten;
[...]
voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke
gebruiken in nijverheid en handel.
5. Richtlijn 89/104 is in
Duits recht omgezet bij het Gesetz über den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichen van 25 oktober 1994
(Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere
onderscheidende tekens, BGBl. 1994 I, blz. 3082, 1995,
blz. 156; hierna: Markengesetz).
6. § 23 van het
Markengesetz, met als opschrift Gebruik van namen en
beschrijvende aanduidingen; markt voor reserveonderdelen,
bepaalt:
De houder van een merk
of een handelsbenaming kan een derde niet verbieden in
het economisch verkeer gebruik te maken van
[...]
2. een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het
merk of de handelsbenaming, als aanduiding inzake de
kenmerken of bijzondere eigenschappen van de waren of
diensten, zoals met name hun aard, kwaliteit,
bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van
vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst,
[...]
voorzover dit gebruik niet strijdig is met de eerlijke
gebruiken.
Het hoofdgeding en de
prejudiciële vragen
7. Gerolsteiner Brunnen
produceert mineraalwater en frisdranken op basis van
bronwater, en brengt deze in Duitsland op de markt. Zij is
houder van woordmerk nr. 1100746 voor Gerri, dat in
Duitsland werd ingeschreven met 21 december 1985 als
voorrangsdatum, en van de Duitse woord- en beeldmerken
nrs. 2010618, 2059923, 2059924 en 2059925, die het woord
GERRI als bestanddeel bevatten. Deze merken hebben
betrekking op mineraalwater, alcoholvrije dranken,
vruchtensappen en limonades.
8. Putsch brengt sinds
het midden van de jaren negentig in Duitsland frisdranken
op de markt met etiketten waarop de woorden KERRY Spring
zijn aangebracht. Deze dranken worden door de Ierse
vennootschap Kerry Spring Water met water van de bron
Kerry Spring geproduceerd en gebotteld te Ballyferriter,
in het graafschap Kerry in Ierland.
9. Gerolsteiner Brunnen
heeft Putsch voor de Duitse rechter gedaagd wegens
schending van haar merkenrechten. Het Landgericht München
heeft in eerste aanleg de vorderingen van Gerolsteiner
Brunnen grotendeels toegewezen, en heeft Putsch verbod
opgelegd het onderscheidend teken KERRY Spring te
gebruiken voor mineraalwater of frisdranken. Het
Oberlandesgericht München heeft in hoger beroep van
Putsch de vorderingen van Gerolsteiner Brunnen afgewezen.
Hierop heeft laatstgenoemde bij het Bundesgerichtshof een
verzoek tot Revision aanhangig gemaakt.
10. Het Bundesgerichtshof
is van oordeel dat in het hoofdgeding de voorwaarden voor
auditief verwarringsgevaar, zoals bedoeld in artikel 5,
lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, zijn vervuld. Volgens
het Bundesgerichtshof hangt in deze omstandigheden de
uitspraak in Revision af van de uitlegging van artikel 6,
lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, en in het bijzonder,
van het antwoord op de vraag of het gebruik als merk de
toepassing van deze bepaling uitsluit.
11. In deze
omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof bij beschikking
van 7 februari 2002 besloten de behandeling van de zaak te
schorsen en het Hof om een prejudiciële beslissing te
verzoeken over de volgende vragen:
1) Kan artikel 6, lid
1, sub b, van de Eerste merkenrichtlijn ook worden
toegepast wanneer een derde de daarin vermelde
aanduidingen als merk (markenmässig) gebruikt?
2) Zo ja, is het gebruik als merk een omstandigheid die
in aanmerking moet worden genomen bij de toetsing
krachtens artikel 6, lid 1, laatste zinsdeel, van de
Eerste merkenrichtlijn aan de eerlijke gebruiken in
nijverheid en handel?
De prejudiciële
vragen
12. Met de prejudiciële
vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de
verwijzende rechter van het Hof te vernemen wat de
strekking is van artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 in
een situatie zoals die van het hoofdgeding.
13. Deze rechter merkt op
dat er uiteenlopende opvattingen bestaan over het antwoord
op de vraag of het gebruik van een geografische aanduiding
om producten te onderscheiden en hun herkomst aan te
duiden, hetgeen zij kwalificeert als gebruik als merk
(markenmässig), tot gevolg heeft dat artikel 6, lid 1,
van richtlijn 89/104 niet van toepassing is.
14. De Commissie heeft
onder verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis van
richtlijn 89/104 opgemerkt dat het voorstel voor de Eerste
richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der lidstaten (PB 1980, C 351, blz. 1) in
artikel 5 (het latere artikel 6 van richtlijn 89/104) de
formulering voorzover het hier niet gaat om een gebruik
als merk bezigde. Deze formulering werd echter in het
gewijzigde voorstel (COM (85) 793 def. (PB 1985, C 351,
blz. 4)) vervangen door de woorden voorzover dit gebruik
aan de eerlijke gebruiken in handel of nijverheid
beantwoordt. De Commissie voegt hieraan toe dat volgens de
memorie van toelichting van het gewijzigde voorstel deze
vervanging door redenen van grotere duidelijkheid was
ingegeven.
15. In die omstandigheden
is een uitdrukking gelijk als merk niet geschikt ter
bepaling van de strekking van artikel 6 van richtlijn
89/104.
16. Om beter de strekking
ervan te bepalen in omstandigheden als deze van het
hoofdgeding, dient er aan te worden herinnerd dat door een
beperking van de gevolgen van de rechten die de houder van
een merk ontleent aan artikel 5 van richtlijn 89/104,
artikel 6 van deze richtlijn immers beoogt de fundamentele
belangen van de bescherming van de rechten van het merk en
die van het vrije verkeer van goederen en het vrij
verrichten van diensten in de gemeenschapsmarkt met elkaar
in overeenstemming te brengen, en wel zo dat het merkrecht
zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van
onvervalste mededinging kan vervullen, dat het Verdrag wil
vestigen en handhaven (zie met name arrest van 23 februari
1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62).
17. Artikel 5, lid 1, van
richtlijn 89/104 laat de merkhouder toe iedere derde het
gebruik van een teken in het economisch verkeer te
verbieden, wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt
wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is
ingeschreven (artikel 5, lid 1, sub a), alsmede wanneer
dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en
gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, indien
daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan (artikel
5, lid 1, sub b).
18. Overeenkomstig
artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, kan de
houder van een merk een derde niet verbieden om in het
economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen, met
name inzake de plaats van herkomst van de waren, voorzover
er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in
nijverheid en handel.
19. Opgemerkt dient te
worden dat deze bepaling geen enkel onderscheid maakt
tussen de mogelijke vormen van gebruik van de aanduidingen
als bedoeld in artikel 6, lid 1, sub b, van richtlijn
89/104. Om binnen de werkingssfeer van dit artikel te
vallen, volstaat het dat de aanduiding betrekking heeft op
één van de kenmerken die erin zijn opgesomd, zoals de
plaats van herkomst.
20. In het hoofdgeding is
enerzijds sprake van het merk GERRI, dat geen enkele
geografische connotatie heeft, en van het teken KERRY
Spring anderzijds, dat verwijst naar de plaats van
herkomst van het water dat voor de productie van het
betrokken product wordt gebruikt, naar de plaats waar het
product wordt gebotteld, en naar de vestigingsplaats van
de producent.
21. De Commissie heeft de
geografische aard van de uitdrukking KERRY Spring
benadrukt door erop te wijzen dat de bron Kerry Spring
uitdrukkelijk is opgenomen op de lijst van door Ierland
erkende soorten mineraalwater als bedoeld in richtlijn
80/777/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
inzake de exploitatie en het in de handel brengen van
natuurlijk mineraalwater (PB L 229, blz. 1) (zie de door
de Commissie in PB 2002, C 41, blz. 1 bekendgemaakte lijst
van de door de lidstaten erkende natuurlijke
mineraalwaters).
22. De verwijzende
rechter stelt vast dat er tussen GERRI en KERRY auditief
verwarringsgevaar als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b,
van richtlijn 89/104, bestaat, daar de consument in de
praktijk bij mondelinge bestellingen KERRY Spring afkort
tot KERRY.
23. De vraag rijst dus of
een dergelijk verwarringsgevaar tussen een woordmerk en
een aanduiding van de plaats van herkomst de merkhouder
toelaat met een beroep op artikel 5, lid 1, sub b, van
richtlijn 89/104 een derde het gebruik van een aanduiding
van plaats van herkomst te verbieden.
24. Artikel 6, lid 1, van
richtlijn 89/104 geeft slechts één beoordelingscriterium
om deze vraag te beantwoorden, namelijk of het gebruik dat
van de aanduiding van plaats van herkomst wordt gemaakt in
overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid
en handel. De voorwaarde van een eerlijk gebruik brengt in
wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de
gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot
uitdrukking (reeds aangehaald arrest BMW, punt 61).
25. Het enkele feit dat
er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een
lidstaat ingeschreven woordmerk en een aanduiding van de
plaats van herkomst in een andere lidstaat volstaat
bijgevolg niet om te besluiten dat het gebruik van deze
aanduiding in het economisch leven niet in overeenstemming
is met de eerlijke gebruiken. De kans dat er een of andere
fonetische overeenstemming bestaat tussen een in een
lidstaat ingeschreven merk en een aanduiding van de plaats
van herkomst in een andere lidstaat, is immers reeds
aanzienlijk in een Gemeenschap van vijftien lidstaten met
een grote taalkundige verscheidenheid, en zal nog groter
worden na de volgende uitbreiding.
26. Bijgevolg dient in
een zaak als die in het hoofdgeding de nationale rechter
over te gaan tot een algemene beoordeling van alle
relevante omstandigheden. Voor deze rechter zouden met
betrekking tot drank in flessen met name onder meer de
vorm en de etikettering van de fles in aanmerking te nemen
omstandigheden vormen, meer in het bijzonder om te
beoordelen of de producent van de drank met de aanduiding
van de plaats van herkomst daden van oneerlijke
mededinging stelt ten aanzien van de merkhouder.
27. Derhalve moet op de
prejudiciële vragen worden geantwoord, dat artikel 6, lid
1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd
dat, wanneer er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen
een in een lidstaat ingeschreven woordmerk enerzijds, en
een aanduiding, in het economisch verkeer, van de plaats
van herkomst van een product afkomstig uit een andere
lidstaat anderzijds, de merkhouder het gebruik van de
aanduiding van de plaats van herkomst krachtens artikel 5,
lid 1, van richtlijn 89/104 slechts kan verbieden indien
dit gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke
gebruiken in nijverheid en handel. In dat verband dient de
nationale rechter over te gaan tot een algemene
beoordeling van alle omstandigheden van de zaak.
Kosten
28. (…)
HET HOF VAN JUSTITIE
uitspraak doende op de
door Bundesgerichtshof bij beschikking van 7 februari 2002
gestelde vragen, verklaart voor recht:
Artikel 6, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn
89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus
worden uitgelegd dat, wanneer er auditief
verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat
ingeschreven woordmerk enerzijds, en een aanduiding, in
het economisch verkeer, van de plaats van herkomst van een
product afkomstig uit een andere lidstaat anderzijds, de
merkhouder het gebruik van de aanduiding van de plaats van
herkomst krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104
slechts kan verbieden indien dit gebruik niet in
overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid
en handel. In dat verband dient de nationale rechter over
te gaan tot een algemene beoordeling van alle
omstandigheden van de zaak.
Noot
Net zoals in de eveneens
in dit nummer gepubliceerde Flügel-zaak gaat het hier om
de vraag of de merkhouder bevoegd is om met zijn merk
overeenstemmende aanduidingen met betrekking tot kenmerken
of bijzondere eigenschappen van waren of diensten te
verbieden. Eiser (Gerolsteiner Brunnen GmbH) in de
onderliggende zaak is houdster van het merk GERRY voor
mineraalwater en frisdranken, gedaagde gebruikt voor
mineraalwater de erkende geografische aanduiding KERRY
(Spring). Kerry Spring is een bron bij het plaatsje Dingle
in het Ierse Graafschap Kerry. Het mineraalwater uit die
bron is door Ierland opgenomen op de lijst van erkende
soorten mineraalwater. GERRI verwijst niet naar een
geografische oorsprong. Uit Gerolstein (Duitsland) zijn
wel bronwaters afkomstig, maar die worden onder andere
namen op de markt gebracht, zoals St.
Gero Heilwasser, Gerolsteiner Sprudel of Gerolsteiner
Stille Quelle. Zie voor mineraalwaters uit de
hele wereld: http://globis.geog.uu.nl/users/perk/minwat/default.asp.
Tussen GERRI en KERRY bestaat auditief verwarringsgevaar
(Normaal spreekt het HvJEG van auditieve overeenstemming)
Die verwarring volgt uit het gegeven dat het publiek
doorgaans (mondeling) een Kerry bestelt in plaats van
zoals op het etiket duidelijk staat, een Kerry Spring.
KERRY wordt dus kennelijk ook als merk gebruikt, en men
zou nu kunnen menen dat het om een eenvoudig geval gaat
van verwarrrend gebruik van een teken voor dezelfde waren.
Dat is echter niet de lijn van het Hof. Wanneer er sprake
is van een aanduiding inzake de plaats van herkomst, is
artikel 6 lid 1 sub b. van de Merkenrichtlijn van
toepassing en maakt het niet uit of er ook sprake is van
gebruik als merk. Het Hof beperkt die uitleg niet tot
herkomstaanduidingen, maar acht haar van toepassing op
alle aanduidingen die in artikel 6 lid 1 sub b. worden
genoemd, omdat het artikel geen enkel onderscheid maakt
tussen de mogelijke vormen van gebruik. Daarmee is dus de
opvatting dat de merkhouder bevoegd is op te treden tegen
deze aanduidingen alleen al omdat er gevaar voor
verwarring bestaat, verleden tijd, óók als de aanduiding
mede als merk wordt gebruikt. (zie B.M. Vroom-Cramer,
Juridische aspecten van geografische aanduidingen ,
Kluwer: Deventer 2002, p. 104). Moet het dan wel zo zijn
dat het publiek de aanduiding in ieder geval ook als
geografische aanduiding waarneemt? Ik vraag het mij af:
het lijkt erop dat het Hof genoegen neemt met de formele
vaststelling dat het om een officiële herkomstaanduiding
gaat. Wel was het in dit geval zo (zie de afbeelding) dat
de bron van de bron duidelijk wordt vermeld.
De BMW-Deenik norm kan in
die opvatting niet worden toegepast Immers, auditieve
verwarring is op zichzelf geen reden om het gebruik van
KERRY te verbieden, aldus het Hof. Anders kunnen we wel
aan de gang blijven, zo is ongeveer de redenering, gelet
op de aanzienlijke kans dat deze gevallen in de groeiende
EG zich (zullen) voordoen. De vraag of de merkhouder
bevoegd is om het gebruik van een aanduiding als deze te
verbieden, moet, ingevolge artikel 6 lid 1 van de
merkenrichtlijn (zie voor de BMW na de inwerkingtreding
van het Protocol tot aanpassing van de BMW: artikel 13A
lid 6, sub b.), worden beoordeeld op basis van het
oneerlijke mededingingsrecht, en dus moet worden gekeken
naar alle omstandigheden van het geval en niet alleen maar
naar het criterium “tenzij het merk zo wordt gebruikt,
dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële
band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat,
en met name dat (…) een bijzondere relatie tussen de
twee ondernemingen bestaat” (HvJEG 23 februari 1999,
C-63/97 inzake BMW/Deenik). Die omstandigheden zijn m.i.
die uit het (niet-geharmoniseerde) nationale recht inzake
oneerlijke mededinging. Daarmee is het nationale
oneerlijke mededingingsrecht, waar het beginsel van
vrijheid van handel en bedrijf vooropstaat, weer helemaal
terug van weggeweest, net zoals in het Adidas geval (zie
IER 2004-1, p. …). Tijd voor harmonisering van het recht
inzake oneerlijke mededinging. Maar dat zal er wel weer
niet van komen, gelet op de komende Richtlijn inzake
oneerlijke handelspraktijken die alleen over
consumentenbescherming gaat (COM (2003) 356 def.; zie voor
de Nederlandse situatie: Versterking van de positie van de
consument, TK 2003-2004, 27 879, nr. 6 van 3 november
3002).
|
