| Het Badhoevedorpse bedrijf
Gaos BV houdt zich volgens zijn statuten bezig met
'beleggingen'. Waarin precies belegd wordt, zeggen de statuten
niet, maar na lezing van bovenstaand arrest – en het daaraan
voorafgaande arrest van het Amsterdamse Hof in de zaak
Passies / Gaos [1]
– rijst het vermoeden dat het om domeinnamen gaat. Gaos
registreert domeinnamen in de verwachting hiermee geld te
verdienen. Aan 'kaping' in enge zin maakt Gaos zich echter
niet schuldig; kwade trouw is niet bewezen. Om zijn
'beleggingen' een schijn van soliditeit te geven, laat Gaos de
geoccupeerde domeinnamen niet braak liggen, maar neemt ze in
'gebruik'. In het onderhavige geval betekent dit het activeren
van een vier pagina's tellende website
http://www.next.nl waarop vier keer – in verschillende
belettering – de woorden 'next' voorkomen. Verder niets.
Elsevier, uitgever van NEXT!,
tijdschrift over/voor 'vernieuwend management', vraagt en
krijgt in eerste instantie een merkenrechtelijk verbod op het
gebruik van de domeinnaam 'next.nl'. Dit verbod wordt in appel
gesanctioneerd. Naar het oordeel van het Hof is hier sprake
van ongeoorloofd merkgebruik in de zin van art. 13 A lid 1 sub
d van de Benelux Merkenwet. Daartoe overweegt het Hof
allereerst dat reeds het enkel registreren van een domeinnaam
gebruik 'in het economisch verkeer' oplevert (r.o. 5.9).
Daarmee gaat het Hof een stap verder dan de heersende leer (en
rechtspraak), die domeinnaamregistratie doorgaans opvat als
een geval van dreigend (voorgenomen) merkgebruik.
[2] Aangezien Gaos de
domeinnaam niet gebruikt voor het aanbieden van producten of
diensten, is hier sprake van gebruik 'anders dan ter
onderscheiding van waren' in de zin van art. 13 A lid 1 sub d
BMW (5.12). Het vereiste 'nadeel' voor de merkhouder wordt
door het Hof gevonden in het gegeven dat de domeinnaam
'next.nl' voor Elsevier geblokkeerd blijft. Mede gezien de
'reclamefunctie' van de domeinnaam, wordt daardoor het
onderscheidend vermogen van het merk NEXT ondermijnd, zo
redeneert het Hof (r.o. 5.16).
Deze merkenrechtelijke
redenering doet nogal gekunsteld aan, zoals Visser in zijn
noot bij het arrest in de zaak Passies / Gaos
[3] uiteenzet. In wezen
construeert het Hof uit art. 13 A lid 1 sub d BMW een
(positief) recht van de merkhouder op het bezit van een met
het merk overeenstemmende domeinnaam. Voor een dergelijk recht
wordt, met name door de houders van 'bekende' merken,
weliswaar gepleit, maar het vindt in de BMW geen wettelijke
grondslag. Art. 13 A lid 1 sub d BMW heeft tot doel de
'goodwillfunctie' van het merk te beschermen door verwatering,
aanhaken en afbreken te bestrijden, niet om de merkhouder een
onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te
gunnen. De redenering van het Hof volgend, zou ook het slopen
van reclamezuilen of het aan de grond houden van een vloot
reclamevliegtuigjes merkinbreuk in de zin van art. 13 A lid 1
sub d BMW kunnen opleveren.
De door Elsevier eveneens
gevorderde overdracht van de domeinnaam (na gelegd
leveringsbeslag [4] ) wordt
in eerste instantie afgewezen; hiertegen richt zich het
principaal appel. Gelezen de door het Hof gekozen – mijns
inzien te ruime – uitleg van het merkenrecht, verbaast het
niet dat het appel slaagt. Eenmaal aangenomen dat het enkele
bezit van een overeenstemmende domeinnaam merkinbreuk in de
zin van art. 13 A lid 1 sub d BMW oplevert, lijkt een gebod
tot overdracht bij wijze van redres een logische volgende
stap. Opmerkelijk is wel dat het Hof een zo verstrekkende
maatregel in kort geding oplegt zonder te motiveren
waarom een dergelijk verstrekkend gebod zich met het (per
definitie) voorlopige karakter van het kort geding verdraagt.
Doorhaling van merkrechten wordt doorgaans eerst in een
bodemprocedure bevolen.
Met dat al bevredigt wel het
resultaat van het arrest, doch niet de argumentatie. Hoe had
het beter gekund? Door eens een kijkje te nemen buiten het
recht van intellectuele eigendom. Zoals Reeskamp in dit blad
heeft verdedigd, [5] is het
recht op een domeinnaam een (persoonlijk) vermogensrecht. De
uitoefening van een dergelijke recht vindt haar limiet in art.
3:13 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek: misbruik van
bevoegdheid (misbruik van recht). Het tweede lid van art.
3:13 bepaalt: 'Een bevoegdheid kan onder meer worden misbruikt
door haar uit te oefenen met geen ander doel dan een ander te
schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend of
in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen
het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt
geschaad, naar redelijkheid niet tot uitoefening van die
bevoegdheid had kunnen komen'. Zoals het bouwen van nutteloze
watertorens enkel om het uitzicht van de buurman te belemmeren
misbruik van eigendomsrecht oplevert,
[6] zo zou ook het enkel
blokkeren van een domeinnaam zonder daaraan een nuttige
bestemming te geven jegens een merkhouder onrechtmatig kunnen
zijn.
[1]
Hof Amsterdam 7 december 2000, Mediaforum 2001-2,
p. 68 m.n. Visser.
[2] Noot D.W.F. Verkade
onder Pres.Rb. Arnhem 25 oktober 1999, Computerrecht
2000-1, p. 56.
[3]
Supra noot 1.
[4] Zie P.L. Reeskamp, 'De
|
